一、参照但不完全遵循尼斯分类
USPTO下发的注册证上,商标指定商品或服务的项目同尼斯商品服务的分类有一定的出入, 因此中国申请人在选择美国申请商标指定项目时,不能完全参照尼斯分类的标准来申报和填写商品项目。
二、商品/服务项目更新快,掌握尺度灵活
商品/服务项目更新速度比较快,以往不被USPTO接受的,国际通行的分类术语也逐渐得到认可。如果商标指定项目当中有 device(设备)、apparatus (仪器)、instruments(器械)等概括性比较的词汇,除非有对该商品的具体解释,USPTO一般不接受该商品。
一、商品服务的描述过于宽泛
美国商标审查员对描绘宽泛的项目基本不予接受,只有具体描述的商标指定项目才可能得到通过。
1.已录制的计算机软件,美国商标审查员建议修改为:已刻录计算机软件,即防病毒计算机软件及信息数据检索用计算机软件
2.可下载的计算机程序,美国商标审查员建议修改为:可下载的计算机程序,即防病毒计算机软件及信息数据检索用计算机软件
3.通讯网络设备,美国商标审查员建议修改为:网络通讯设备,即算机网络集线器,交换机和路由器
二、括号问题及形容词、名词后缀解释
1.圆括号和括弧都不能作为定义使用,括号短语只有以不影响定义的清晰程度的方式,解释或翻译直接的前述信息的情况下,括号信息才允许使用。
2.即使尼斯分类和USPTO手册上的商品、服务描述使用括号在申请商标时也不能完全照搬,必须记住将相应的形容词或后缀解释调整到核心词前面,尽量不使用括号对核心词进行解释。
如果注册了美国商标,却没有标明不放弃使用该商标的理由,会导致商标注册被撤销(the cancellation of the registration)。如果从商标注册日起连续五年在美国使用某商标,可以通过使用声明来获得“无可争议性”的权利。“无可争议性”的权利可以让商标所有者在商业中使用该商标的独占权的确凿证据,任何第三方都不能以该商标缺乏显著性为由要求撤销该商标的注册。
一、使用声明的形式
1.商品的包装、带有商标名的商品图片,只要是可以清晰的表达商品商标的图片都可作为商品商标的使用声明。
2.对服务商标,把相关的服务简介、宣传或名片用照片的形式来表达,可以作为服务商标的使用声明,但要求不仅在于要显示商标名,还要涉及所提供的服务的描述性用语。
二、使用声明所需文件及要求
1.经签署的注册商标在所有商品/服务上在商业使用的声明宣誓书;(必须提供的,一般按类别来提供证据,不需要提供所有指定的商品/服务)
2.至少3张带有商标标识的产品照片,照片要求真实且清晰、商标标识清晰可见;选择全英文字显示的产品。(如有英文字以外的文字,需提供英文翻译)
一、必须提交的声明——第8条声明书
美国商标法第8条规定,商标注册人必须主动在注册后第六年届满前一年内向美国专利商标局提交商标使用的声明书,或未使用有正当理由,并非有意放弃商标的声明书。否则,商标注册将被撤销。
1.商标法第8条规定的使用声明书(或不使用正当理由的声明书)必须由商标注册人主动向美国专利商标局提交。
2.在期限内提交:①第一次提交:注册日(根据1946年商标法注册)或公告日(以前法律注册)起第5-6年间。 ② 以后的提交:10年有效期届满前的1年内,以及以后每10年前的1年内。可以与续展申请合并提交。③上述期限都有6个月的宽展期(宽展期内提交需缴纳罚金)。
3.不使用正当理由的声明书:如果商标没有使用或没有在全部商品/服务上使用是有正当理由的,注册人可以提交声明书,列出未使用的商品/服务名称,提供商标停止使用的时间以及预期恢复使用的时间,说明没有使用的理由并证明没有使用是由于特殊的可以免责的原因,并非有意放弃商标。
二、可以选择提交的使用声明——第15条声明书
1.不可争议的注册是注册商标、商标的注册、注册人的所有权以及专用权的明确证明,除特定情况外,不可撤销。
2.需要满足的条件:
●仅能在商标注册后连续5年实际使用并仍在继续使用的商品/服务上取得;
●不存在对注册人的所有权及注册不利的终局裁定;
●在美国专利商标局和法院没有关于该商标权利的未决诉争;
●商标不是商品/服务的通用名称。
3. 提交的时间:可于任何连续五年期间届满后的一年内提交,可与第8条声明书合并提交,也可与续展申请合并提交。
三、马德里商标国际注册延伸保护必须提交的声明——第71条声明书
1. 根据美国商标法第71条,国际注册商标的续展应通过国际局办理,应该及时在美国提交使用声明书或者不使用正当理由的声明书,否则,对美国的延伸保护将被撤销。
2. 第71条声明书的内容、要求以及期限和宽展期的规定与第8条声明书基本相同。但是需要注意,提交声明书的期限是自美国注册日而不是国际注册日起算。
四、连续3年停止使用构成对商标的放弃
美国商标法规定,停止使用,并且没有恢复使用的打算,商标即被视为放弃。连续3年停止使用构成事实上对商标的放弃。