向外国申请注册商标有两种途径:
❶向各个国家逐一提出申请;
❷通过马德里商标国际注册体系注册。
单一国家注册是指申请人不通过国际组织,直接向另一个国家或地区的商标主管机关申请商标注册。之前知元的文章说过马德里商标注册的优缺点,今天再说说逐一国家商标注册的优缺点。
单一国家商标注册不需要基于国内的商标注册或基础商标申请,申请方式和时间上灵活。
商标申请人在当地取得商标注册后,当地商标主管机关会将申请商标进行登记备案,相当于申请人在该国的独立商标,与申请人的本国的商标状况完全无关,不会像马德里商标注册的中心打击原则一样出现一损俱损的情况。
当发现该国存在侵权行为时,商标人可以第一时间及时维护自己的正当权益。此外,如果在申请过程中出现一些问题,也可以可以随时地与国外律师事务所联系。
单一国家商标申请取得注册后,申请人会收到颁发的商标注册证书,而通过马德里商标体系注册的商标是没有商标证书的。
下图为知元代理的部分国家商标注册证书:
目前世界上拥有独立商标管辖权的国家/地区/区域性组织约210个左右,都可通过逐一注册取得商标权,申请人可以指定其中任何一个国家进行商标注册申请保护。
马德里联盟目前有104个成员,覆盖120个国家(最新的加拿大于2019年6月17日加入),目前还有中美洲、南美洲、中东和东南亚一些国家尚未加入马德里体系,例如巴西、阿根廷、智利、南非、阿联酋、沙特阿拉伯、马来西亚、巴基斯坦、缅甸等。
部分国家和地区如新加坡、英国、欧盟商标注册办理非常快,仅在6个月左右就可以下发商标注册证,单独在这些国家提出商标申请可以更快地取得商标注册证书。
而马德里商标申请如果被指定国在规定的期限内(依照协定书为12个月,依照议定书为18个月)没有向国际局发出驳回通知,该商标才在该指定国自动得到保护。
对于单一国家注册,申请人则可以根据各国的商标审查标准,制定相应的商标注册申请策略,最大限度地降低审查意见或驳回意见的可能性,提前规避不必要的风险。
单一国申请注册除了需要向当地商标局支付商标申请注册费用,一般而言,还包括外方委托律所占费用。当需要注册商标的国家比较多时,总共需要花费的商标注册费用相对马德里注册来说费用较高。
单一国家需要逐一向各个国家递交申请,有些国家比如阿根廷需要提供经使馆认证的委托书、营业执照、声明书等证明文件,美国、菲律宾等国家还要求提供商标使用证据,因此手续相对复杂。
单一国家注册,各国的商标有效期、续展期、续展及变更要求等均有所差异,申请人需按照各国的规定分别办理,故管理难度高。而马德里注册的后续程序,如续展、变更、转让等程序,只需提交一份申请即可办理,便于统一管理。
如果采用单一国家注册,有的国家审查时间较长,比如巴基斯坦,其商标申请的审查时间可长达5年,而且该国的其他商标事务进程与别国相比也较慢。
商标马德里申请与单一国家申请该如何选择呢?知元建议:
重要国家和地区(如美国、欧盟)单独申请
超过10个以上的国家注册可考虑马德里申请,10个以内国家时计算申请费用,如果马德里申请比单独申请费用便宜较多时可考虑马德里申请
单独国家申请时间超过2年的国家考虑马德里申请
企业在办理国际商标注册的时候,需根据注册目的、风险把控、经费预算、市场重要性、出口需求等多方面因素进行全面考量,再决定采取何种注册方式或注册方式的组合,为自己的企业量身定制最适合的国际商标注册策略。