2021年11月17日,美国商标局宣布实施《2020年商标现代化法》(TMA)设立的新措施将于2021年12月18日施行,本次修改增加了两项新程序:
删除程序(Expungement);
重审程序(Reexamination),
以及第三方可以对申请中的美国商标提出抗议信(Letter of protest)。
本文深知元将重点解读删除程序和重审程序将对美国商标申请人带来的影响,关于抗议信的规定我们将会在另一篇文章讲解。
删除程序(Expungement)和重审程序(Reexamination)均为单方程序,所有人可提出,这两个程序只需缴纳400美元每类的官费,相对于美国商标原有的撤销程序(Cancellation)600美元的官费,美国商标局本次提出的这两项新程序费用更低,程序上也更省时省力。
美国商标删除程序(Expungement)和重审程序(Reexamination)的适用条件
美国商标删除程序(Expungement)
1)商标注册时间:针对已注册满三年的美国商标
2)主张理由:从未在商业中使用。
美国商标重审程序(Reexamination)
1)商标注册时间:针对注册五年之内的美国商标
2)主张理由:如以“实际使用”为基础的商标在申请日前未在商业中使用。
不同注册年限的美国商标可提起的不同程序
注册后3年内的商标,可提起重审程序;
注册后3-5年的商标,可提起重审程序或者删除程序;
注册后5-10年的商标,可提起删除程序。
在2023年12月27日之后将不能对注册满10年的美国商标提起删除程序。
美国商标提出删除程序和重审程序所需证据的具体要求
提出删除或重审程序需要对提出删除或重审的商标已做过合理调查。一般来说,仅使用互联网搜索引擎进行的单一搜索可能不会被视为合理的调查。合理调查的证据和信息来源可能包括但不限于:
州和联邦商标记录;
可能或相信为注册人所有或控制的互联网网站和其他媒体;
可能会宣传或提供销售相关商品和/或服务的互联网网站、其他在线媒体和出版物;
可能包含对相关商品和/或服务的评论或讨论的印刷资源和网页;
向任何州或联邦开始商业登记或监管机构提出的申请或采取的行动的记录;
注册人的市场活动,包括,例如,任何尝试联系注册人或购买相关商品和/或服务的尝试;
合理可能包含与注册人使用或不使用注册商标有关的证据的诉讼或行政程序记录;和
任何其他可合理获取的信息来源,其信息证明该商标从未在商业中使用(删除),或在相关日期(复审)之前未在商业中使用,在相关商品和/或服务上或与之相关。
删除程序(Expungement)和重审程序(Reexamination)的流程
第一阶段:通知阶段
若有第三方对已注册商标提出了删除或重审的请求,美国商标局会先发电子邮件通知商标注册人。注册人在此阶段暂时无需回应。
第二阶段:下发Office Action审查意见阶段
1.请求方提起撤销或复审程序的证据确凿,USPTO确定证据成立USPTO将正式启动删除或重审的程序。
在此阶段,USPTO将下发Office Action审查意见。
请求方进行到这一阶段后,就不再参与删除或重审的程序,后续的答复由商标注册人与USPTO之间进行。
2. 若USPTO确定证据不成立,将不启动删除或重审的程序。
对于请求人而言,USPTO作出的该决定是最终的,不可复审的。
第三阶段 答复阶段
商标注册人委托美国律师对审查意见进行答复。
● 商标局会在审查意见中要求注册人提供商标的使用证明来答复该删除或重审的请求。
● 注册人有3个月的时间答复Office Action审查意见
● 可请求延期3个月答复,延期官费为125美元
第四阶段 USPTO决定阶段
USPTO将在审查请求方提交的证据及注册人的答复后,将对改美国商标做出全部撤销、部分撤销或者全部维持的决定。
在本次将于2021年12月18日施行的新措施中:
美国商标局还将调整Office Action审查意见答复的期限为3个月(Section 66a的答复除外)。深知元在此特别提醒,若收到美国商标的审查意见,需要及时委托专业代理机构进行处理。深知元会为您留意并及时跟进商标答复期限,避免超期而产生不必要的延期费用。
2 .建议申请人根据自身实际情况选择需要使用的商品/服务项目进行申请,并提供真实、有效的使用证据,切勿投机取巧。
3. 即便美国商标已获得注册,也需要持续留意注册后的商标状态。可定期浏览USPTO的官网查询最新状态,或者委托专业机构持续跟踪。若收到美国商标局下发的删除或重审程序的通知,可第一时间联系深知元商标(微信号:stanton)寻求专业美国商标律师的服务与建议。