根据美国商标法的相关规定,商标注册人从申请注册商标初始,就需要提交相关的使用证明。在美国商标注册后的第五至六年之间以及第九到十年之间,则需要提交商标继续使用声明,以维持商标的有效性。
知元商标就美国商标注册后如何提交使用声明展开具体说明。
法律依据
申请人的美国商标需在注册后的第五至六年之间,按照美国商标法第8条(Section 8)的规定提交商标的使用声明(Declaration of Use ),以维持商标注册的有效性。
若初始申请注册是通过马德里注册的,根据美国商标法第71条(Section 71)相关规定,也需要在商标的美国注册日的第五至第六年之日或之间,提交使用声明。若不及时提交,则会导致对美国的延伸保护被取消。
若未能在限定期限内提交商标的使用声明,美国商标局将商标成功注册第六年之后的六个月时间段设置为使用声明提交的宽限期,在此期间内,缴纳相应的延迟费用即可补交使用声明。
美国商标法第8条(Section 8):
1058.有效期
(a)一般情况
(f)为送达传票和通知指定某居民
提交使用声明的要求
(1)按照商标核定注册的不同类别提供多份实际使用的证据,其须清晰、明确的展现商标实际使用在核定商品或者服务的销售和广告中。(应选择全英文字显示的产品,如有英文字以外的文字,需提供英文翻译。)
(2)使用声明必须由有权签字人做出并签字,需注意声明书内容的真实性,如有虚假,将可能危及整个商标的有效性。
关于使用声明的相关图片展示可参考美国商标使用声明(Declaration of Use)该文章。
使用声明针对商品项目(全部/部分)的要求
如果商标注册人事实上仅将商标使用于部分商品/服务项目上, 则在提交使用声明时,需要将没有使用的商品/服务项目进行删除。
如果商标注册人在过去5年内在部分商品、服务项目上未曾使用过商标,即便其在今后5年内有使用计划,该部分商品、服务项目也必须从商标注册中删除。在商标注册中保留未在过去5年中实际使用过的商品、 服务项目将被视为对USPTO的欺诈,或将面临严重的法律后果。
不使用正当理由的声明书
如果商标注册人存在没有使用或没有在全部商品/服务上使用该商标的情况,可以提交不使用正当理由的声明书。
声明书中应当列举事实,表明没有在这些商品/服务上使用该商标是由于特殊情况,同时说明商标停止在商业上使用的日期以及预计恢复使用的大概日期,从而可以有效的表明商标注册人并非有意放弃该商标。
根据美国商标法第15条(Section 15)的规定,对商标的不可抗辩声明是可以选择提交的,仅适用于主簿注册的商标。
若提交了该不可抗辩声明,其好处是能够加强对商标的保护。一个不可抗辩的注册商标是该注册商标的权属和有效性的确凿证据。通常,第三方不能基于其在先使用、享有在先权利或以该注册商标缺乏显著性为由,向TTAB(美国商标复审和上诉委员会)申请撤销该不可抗辩商标。
法律依据
美国商标法第15条(Section 15)
1065.在某些条件下使用商标的不容置疑的权利
除了根据本法第1064条第(3)和(5)款规定可随时提出撤销申请的理由外,并且,除了在主注册簿上注册商标的使用在某种程度上侵犯了另一个通过商标或企业名称在该注册商标依本法注册之日前的连续使用而依任何州或地区的法律获得的有效权利外,如果自注册之日起该注册商标在其指定的商品或服务或其相关方面已连续使用五年,并且仍在商业中使用,则该注册人对该注册商标在商业中的使用权不容置疑,只要:
(1)没有不利于注册人对该商标在上述商品或服务上所有权主张的终局决定,或不利于注册人在上述商品或服务上注册该商标或在注册簿上保持该商标在上述商品或服务上权利的终局决定;
(2)在专利商标局或法院没有涉及上述权利的程序还未审查和最终处理;
(3)在任一五年期限届满后一年内向专利商标局局长提交一份宣誓书,列明该商标在注册中指定的已连续使用了五年,并且仍继续在商业中使用或与之相关的商品或服务,及本条(1)和(2)款所列事项;以及
(4)一商标若系其注册的商品或服务或其一部分的通用名称,则不可获得不容置疑的权利。
依照本条上述规定的条件,依本法注册商标不容置疑的权利也应适用于依据1881年3月3日的法案或1905年2月20日的法案注册的商标,但需在根据本法第1062条(c)款的规定公告该商标之日起的任何一个连续五年期满后一年内向专利商标局局长提交一份宣誓书。
专利商标局局长应当通知按上述规定提交宣誓书的注册人受理事项。
1. 在美国商标注册后的第五至六年之间以及第九到十年之间,商标注册人必须主动向美国专利商标局提交商标的使用声明书(Declaration of Use)。 2. 但无论是根据美国商标法第8条(Section 8)条还是第71条(Section 71),都需要提交商标在核定商品/服务项上的实际使用证据,针对未实际使用过的商品/服务项,需在提交使用证据时对其进行删除。 3. 知元商标强烈建议在提交商标使用声明的同时,根据美国商标法第15条(Section 15)提交商标的不可抗辩声明(Declaration of Incontestability of a Mark)。
对商标进行了不可抗辩声明后,第三方不能基于其在先使用、享有在先权利或以该注册商标缺乏显著性为由申请撤销该商标,该不可抗辩声明是对注册商标的强有力保护。