1.恶意抢注给他人造成损失应承担民事赔偿责任(第83条)
中国商标恶意抢注问题长期没有得到有效遏制的根本原因是抢注人违法代价太小。在现有的法律框架下,抢注人即使给权利人造成重大损失也不担心承担赔偿责任,因而肆无忌惮防不胜防。在最近几年各方的强烈呼吁和一些法院判例的推动下,恶意抢注行为的民事赔偿终于写入征求意见稿,将为商标权人提供重要的法律武器,有希望从根本上改变中国商标恶意抢注行为泛滥的现状。应予注意的是,目前的修改条款没有明确地方法院是应该等行政确权程序最终认定构成“恶意注册”后再判决赔偿,还是可以不考虑行政确权程序的结果直接在民事程序中认定“恶意注册”并判决赔偿。相信这一重要问题会通过未来的实施条例或司法解释予以明确。
2.对恶意注册申请人的行政处罚提高至最高25万,并没收违法所得(第67条)
2019年改法的重要成果之一是首次在商标法中规定了对恶意注册申请人的行政处罚,但后续部门规章受法规级别的限制,对恶意注册申请人的处罚最高只能到1万元,从实施效果看未能形成对恶意注册人的有效威慑。征求意见稿将情节严重的恶意注册申请人罚款上限提高到25万,并没收违法所得,将更有力的震慑恶意注册申请人。
3.在先权利人可以申请将被恶意注册的商标移转到自己名下(第45-47条)
对已经被他人抢注的驰名商标、在先使用的未注册商标,以及代理人、代表人或特定关系人抢注的商标,在先权利人在提出无效之外,多了一个“请求移转”的选择。如果移转理由成立,且不容易导致混淆或其他不良影响的,国知局可以裁定移转。这个新规定有利于帮助在先权利人减少不必要的重复申请并获得更早的申请日。
4.未注册驰名商标可以获得反淡化(跨类)保护,但需要更高的知名度(第18条)
目前中国对于未注册驰名商标的保护范围局限于和该驰名商标相同或者近似的商品和服务,反淡化保护仅针对在中国已经注册的驰名商标。征求意见稿也允许未注册驰名商标获得反淡化保护,一方面这是为中国将来加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership,简称CPTPP)所做的制度上的准备;另一方面也是进一步加大中外驰名商标保护力度的需要。值得注意的是,获得反淡化保护需要更高的知名度,即商标要在“广大公众”中熟知,而不仅是在“相关公众”中熟知。
5.提交新申请要有“使用”或“使用意图”,防御注册的空间被压缩(第5、22条)
2019年改法第4条“不以使用为目的的恶意注册”中“恶意”要件的加入是为了在恶意抢注严重的环境下给企业合理的防御注册保留一定的生存空间。但征求意见稿对恶意注册打击手段有重大升级,起草者对于防御注册的容忍度明显下降,第5条规定具有“使用”和“使用意图”才构成商标申请合法性的基础,而第22条规定“不以使用为目的,大量申请商标注册,扰乱商标注册秩序的”,构成“恶意注册”。即国知局有从2019年的“大量注册+恶意”才构成第4条的囤积,向“大量注册即构成囤积”转变的趋势。未来对“大量”和“扰乱商标注册秩序”的认定标准将决定防御注册的合法性边界,企业未来申请防御注册的空间将被极大压缩,需要引起高度关注。
6.禁止在相同商品服务上重复注册相同商标(第21条)
以往实践中,恶意注册人遇到在先权利人异议、无效或撤销的时候经常以大量提交重复申请的方式进行对抗,迫使在先权利人不得不反复提交异议、无效乃至自身的重复申请,陷入无法摆脱的恶性循环。征求意见稿第21条在原则上禁止任何人在相同商品服务上重复注册相同商标,仅对于在先权利人同意注销原先注册或者有法定正当理由的情况下给予例外。此外,这一规定对那些以每三年提交一次新申请的策略来对抗申请撤销连续三年不使用商标的注册人也将产生重大影响。同时,商标申请人为了等待引证商标结果而重新提交的注册申请,也会受到限制和影响。
7.商标注册满五年需主动向国知局说明使用情况(第61条)
为加强商标注册人的使用义务和及时清理“僵尸商标(商标主体已注销但商标未撤销)”,征求意见稿在连续三年不使用撤销制度的基础上增加了商标注册人对其注册满5年的商标在“核定商品上的使用情况或者不使用的正当理由”进行说明的新要求。未按要求进行说明,或者经抽查说明不真实的,国知局可以撤销该注册。这一新规则在一定程度上会增加商标权人的商标管理成本,但对于促进注册商标的使用和大幅减少僵尸商标会产生积极的作用。
8.开放商标构成要素(第4条)
征求意见稿在2019年《商标法》第8条规定的可以作为商标注册的“文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音”要素之外明确增加了开放性的“其他要素”,未来单一颜色商标、气味商标和位置商标等都有可能在满足显著性要求的前提下在中国获准注册。
9.异议期缩短至2个月,并取消不予注册复审程序(第36、39条)
商标初步审定公告后的异议期从目前的3个月缩短到2个月,在2013年《商标法》取消异议人的异议复审机会后,征求意见稿对被异议人也取消了不予注册复审程序,改由被异议人针对不予注册决定直接提起行政诉讼,以提高审查效率并减少国知局内部的程序环节。
10.明确行政诉讼原则上不适用情势变更,除非显失公平(第42条)
最近几年,国知局商标行政诉讼败诉案件中超过半数以上都是由于情势变更导致。而情势变更最主要的原因在于驳回复审决定作出时涉案在先权利的状态要以其它异议、无效或撤销案件的结果为依据,国知局应该中止等待而现行法中没有对此进行规定。征求意见稿明确了在国知局的商标审查、审查程序中均可以等待在先权利状态的确定再对诉争商标的可注册性进行审查,从而在法院的商标行政诉讼原则上就以行政裁决作出时的事实状态为准进行审查即可不必再适用情势变更,仅当显失公平时可以例外。而需要注意的是,如果新法施行后行政机关不改变目前该中止不中止的做法,而法院又对“显失公平”的原则从严把握,则对花费大量时间和资源清除在先障碍并以行政诉讼程序争取额外时间的权利人将造成重大不利影响。