2008年,我国苏州金龙汽车的“金龙”和“海格”品牌的汽车商标在智利被抢注;2017年8月,中国商标局就我国广东澄海120多家礼品玩具企业的字号及商标被人在智利工业产权局申请注册事件发出预警通知,所幸最后经过艰苦的努力于2017年底跟对方签署了和解协议,最终拿回了中国企业的商标。
由于之前的智利商标注册制度没有要求在智利注册的商标必须使用,给智利的商标抢注者带来了可乘之机,现在仍然不时有中国企业的商标在智利被抢注。
根据智利1991年生效的19.039号《工业产权法》(经2005年12月14日生效的第19.996号法律修改),以及2022年1月5日生效的第21.355号法律,智利的商标争议程序包括
- 商标异议程序,在商标公告之日起30个工作日内提出(第5条);
- 商标撤销程序,商标注册后连续5年不使用可提出(第27条)。
智利商标争议理由主要见于19.039号《工业产权法》第20条,除了各国商标法都有的比如国家标志、不具有显著性、具有误导含义等绝对理由之外,尤其值得中国申请人留意的商标争议理由包括:1)与国外注册的知名商标相同或近似的商标或图形,其方式可能与在国外注册的其他商标相混淆,以区分相同的商品、服务或商业或工业机构,只要它们在注册原籍国习惯于消费这些商品、在要求这些服务或进入这些商业或工业机构的相关公众中享有知名度和美誉度。2)与属于同一类别或相关类别的其他已注册或有效申请的相同或相似的商品、服务或商业或工业机构相同或相似,或在图形或语音上相似,以致可能混淆的。这一理由也应适用于在申请注册之前在智利国家领土内实际有效使用的未注册的商标。商标在官方公报上公布申请摘录后的30个工作日内,如果有人提出反对意见,则该申请应被视为有争议。商标异议申请将通过挂号信通知申请人或代表,从该通知的日期开始,商标申请人或代表有30个工作日的时间来回应反对意见。从提出异议申请程序到INAPI作出一审裁决大约需要18个月,将决定商标注册被接受或被拒绝。如果在异议审查决定通过INAPI的每日报告传达后的15个工作日内,双方没有上诉,异议决定就将生效。如果商标异议的其中一方提出上诉,先由INAPI审查是否接受,一旦被接受,上诉将被提交给智利工业产权法院(Tribunal de Propiedad Industrial, TPI),该法院将对上诉作出判决,根据深知元商标的统计商标异议的上诉裁决大约需要24个月。
智利商标注册之日起5年内标可以向INAPI提出无效宣告,恶意注册的智利商标不受5年时间的限制。这跟中国商标无效宣告的规定相同。收到无效宣告申请的商标注册人或代表有30个工作日的时间来回应无效宣告意见,根据深知元的统计INAPI对无效宣告做出裁决的时间大约需要2到3年,如果不服INAPI的一审裁决,可以向智利工业产权法院(TPI)上诉,TPI做出二审裁决大约需要6到12个月时间,某些情况下,还可以向智利最高法院提出最终上诉,智利最高法院做出最终裁决大约需要8个月时间。
在智利之前的19.039号《工业产权法》中,没有任何在智利注册的商标必须使用的义务,由此也导致很多中国商标所有人的品牌在智利被抢注的事情。在2022年1月5日生效的第21.355号法律中,新增了第二十七条之二A,规定了智利的注册商标如果自准予注册之日起五年后,该商标尚未成为所有人或经其同意的第三方在国家领土内实际和有效使用的标志,以区分已授予该商标的一种或多种商品和/或服务,则可以请求撤销该注册商标。撤销注册商标只能由具有合法利益的人提出请求。
- 当发现商标被抢注的时候,第一时间先确认该商标是否还处于商标公告后30个工作日的异议期内,如果在异议期内应当联系智利律师尽快提出商标异议,并且尽快在智利提出自己的商标申请,通过商标异议程序使抢注商标不能注册,让自己的商标申请获得注册是最理想的结果;
- 如果被抢注的商标已经注册但还没有注册满5年,只能尽快提出无效宣告;如果被抢注的商标已经注册满5年,则可以提出5年不使用撤销申请,同时尽快在智利提出自己的商标申请;
- 对智利商标提出异议和无效宣告比较好用的理由包括1)该品牌在智利之外的其他国家比较知名,或者2)商标在被抢注之前已经在智利进行了实际使用,如果您在智利被抢注的商标不符合这上述条件,要通过智利商标争议程序拿回商标也不是没办法,只是难度会更大;
- 永远走在商标抢注者前头,利用巴黎公约或者马德里商标体系,提前把自己的商标在可能的国家和地区都进行注册,让商标抢注者无机可乘,才是上上之策。