马德里商标注册利弊分析
全球的商标异议制度存在显著差异。
本文着眼于德国、欧洲和美国在商标异议的手续、程序、救济、费用方面的制度,并从对手的角度推荐适当的策略。
德国的商标异议程序
德国遵循反对初步注册商标的独特原则。商标申请人已经拥有初步注册的商标,该商标已经过形式审查和驳回的绝对理由。即使已经提出异议并且诉讼正在进行中,也可以执行商标注册。
异议必须在商标注册公布之日起三个月内向德国专利商标局提出(《商标法》第42(1)条)。异议期不可延长,也无法恢复。2019年1月《商标法》修订后,现在可以通过支付额外费用将多个异议理由引入一个异议程序。以前,必须对每个理由提出单独的异议。基于一个理由对商标提出异议的官方费用是基本费用加上每个进一步理由的额外费用。
异议程序允许申请人要求异议人提供异议商标或商标的使用证明(该法案第43(1)条)。在选择异议基础的背景下,使用宽限期很重要。经验表明,使用证明是一个令人烦恼的要求,因为必须在短时间内提供关于异议商标在异议商标的所有商品和服务上使用的地点、时间、范围和性质的相关时间证明。考虑到这种可能的要求,建议对手为这样的辩护做好充分准备。
在德国的异议程序中,现在也存在双方可以友好解决此事的初始冷静期。在一定程度上可以延长截止日期,但快速程序绝对符合申请人的利益。
第一项决定由专利商标局作出。根据第一个决定小组,可以向专利商标局或联邦专利法院提出上诉(第64(1)条和第66(1)条)。与专利商标局的口头听证会很少见,而与联邦专利法院的口头听证会应至少一方的要求定期举行。在极少数情况下,联邦专利法院允许上诉,然后联邦最高法院介入作为进一步的上诉阶段(第83(1)条)。
异议程序中的裁决,如未在终审中上诉或作出,即为终审裁决。在程序的任何阶段,申请人都可以更改商品和服务清单并撤回初步注册商标。对手的同意是不必要的。
一般规则是,不能作出有利于一方当事人的费用决定。只有在特殊情况下,例如异议从一开始就缺乏任何依据(例如,如果异议商标比申请商标年轻),才能预期费用裁决。金额是根据事项的价值计算的,具体取决于异议商标的名气。
最终决定将由专利商标局或联邦专利法院执行,联邦专利法院将通知该局其决定。被异议商标注册被部分或全部撤销或保留注册。
专利商标局关于异议程序结束的沟通对于计算有关使用的宽限期非常重要,这取决于异议是部分失败还是完全失败。
在德国,异议具有成本效益,并且可能会使申请人参与冗长的诉讼程序,因为通常会批准延长截止日期。但是,在选择异议的依据和事先准备可能的使用证明请求方面需要特别注意。
欧盟商标的异议程序
与德国的异议不同,欧盟遵循反对商标申请的原则。在以绝对理由和手续对申请进行审查后,申请将被公布用于异议程序。异议必须在公布后三个月内以申请语言之一向欧盟知识产权局提出(《欧盟商标条例》第46(1)条)。这三个月的异议期不可延长,也不可能恢复。可以在一个程序中引入多个异议理由,而无需支付额外费用。
与德国的异议程序类似,欧盟的异议程序允许商标申请人要求异议人提供异议商标的使用证明(该条例第47(2)条)。提交使用证明必须遵循严格的手续(第55条第(2)款)。如果在相关地区使用欧盟异议商标,则认为欧盟异议商标的使用证明足以覆盖整个领土(例如,仅在一个国家/地区使用就足够了)。建议战略性地选择宽限期内异议商标的基础。
欧盟的异议程序很简单,有严格的截止日期。延长最后期限是可能的,但必须有充分的理由。但是,EUIPO最初给双方两个月冷静期,在此期间双方可以友好地解决问题。如果是这样,并且商品或服务的规格发生变化,异议费将被退还(第6条第(5)款)。
决定由欧盟知识产权局的异议部门(由三名成员组成)作出。在通知决定之日起两个月内,可以向欧盟知识产权局提出上诉,如果异议决定未获准上诉,则向上诉委员会提出上诉。从作出决定起,也有严格的四个月期限,以证实上诉。
一般而言,在欧盟知识产权局和上诉委员会的整个异议程序中没有口头听证会。上诉委员会的决定将移至普通法院(第72条),然后可以进一步向欧洲联盟法院提出上诉。
欧盟异议程序的决定不仅包括实质内容,还包括费用。裁决给异议程序胜诉方的费用金额通常为300欧元加上320欧元的异议费。在上诉阶段,判给的费用通常为550欧元,外加720欧元的上诉费(第109条)。
异议程序中的裁决,如未在终审中上诉或作出,即为最终裁决。在程序的任何阶段,商标申请人都可以更改相应商品或服务的清单或撤回商标申请。对手的同意是不必要的。但是,如果申请人撤回申请,主管局将就费用问题向申请人作出决定,反之亦然。
最终决定将由欧盟知识产权局做出。费用裁决在相关地区具有管辖权的成员国执行,并受国家法律管辖,国家法律在获得批准后可以合法执行。被异议的商标申请被全部或部分驳回或注册。有可能将被拒绝的欧盟申请转化为不受这些理由影响的成员国的国家申请。
异议程序很简单,即使冷静期延长24个月,当事人也可以选择退出并加快决策过程。费用最高可达一定金额。应特别注意反对意见的依据,以阻止可能转变为国家申请。
美国商标的异议程序
与欧盟的异议类似,美国遵循反对商标申请的原则。但是,美国的诉讼程序也以相对理由管辖审查。在对申请进行绝对理由以及现有注册或先前申请和手续的审查后,申请将被公布以进行异议程序。
异议必须在公布之日起30天内向美国专利商标局TTAB提出。与德国和欧盟不可延长的异议截止日期不同,美国的异议期限可在未经申请人同意的情况下延长至120天,或经申请人同意自公布之日起180天。
与德国和欧盟相反,美国是第一个使用的司法管辖区。这反映在基于使用的商标权(或“普通法”商标权)中,可以作为异议的基础引入。
在提出异议之前,必须仔细审查在先权利问题,特别是在先使用权方面。
由于在先商标权在公布前已经进行了审查,因此异议人必须能够跳过审查律师已经作出的决定的障碍。但是,TTAB在审查异议时不受该决定的约束。
反对者可以基于多个商标注册和申请,以及任何普通法权利或对手可能拥有的其他理由提出异议。其他驳回理由可以引入异议程序,例如放弃商标、欺诈和稀释。对每类商标申请的异议应支付官方费用。
与德国和欧盟的异议程序相反,美国的异议程序类似于法院程序。一场信息和材料交流的对抗开始了。TTAB规定了发现和审判的日期。最初,TTAB发布了一项机构命令,规定了回答反对派发现和证词的时间表。最后,除非当事人试图拖延案件,否则每一方都准予延期。
证据开示允许当事人通过书面讯问、要求提供文件、证词和承认请求来接收和请求信息和材料,以评估各自的主张。
双方将交换案情摘要,然后可能举行口头听证会。TTAB以决定终止诉讼程序。
TTAB决定是批准还是拒绝反对。一般来说,可以在30天内向TTAB提出上诉。可以向联邦巡回上诉法院提出进一步上诉。
撤回异议和更改申请 - 取决于异议阶段 - 只有在另一方同意或偏见的情况下才能进行。如果反对意见最终得到支持,申请将被全部拒绝或部分拒绝,并被放弃或部分放弃。如果异议最终被拒绝,则申请有资格注册。
与欧盟异议程序不同,该决定不涉及成本裁决,各方必须承担自己的成本和费用。
与法院程序类似,美国的异议程序既昂贵又漫长,而TTAB的管辖权仅限于确定商标的可注册性。
异议为商标所有人提供了一种工具,可以阻止申请人在注册处获得最终注册。对手将申请人卷入漫长的注册争议中,并赢得了时间,特别是准备可能的侵权诉讼。争议可以而且将会延迟侵权产品或服务在市场上的启动。时间站在对手一边,对手可以随时提起法庭诉讼并升级问题。