六度人和商标异议案
第七章
法务与知识产权管理
一、合同管理 (一)劳动合同中要约定的 知识产权条款 1.保密义务约定 保密义务是指劳动者在与用人单位建立劳动关系时,对其接触或者可能接触到的用人单位的商业秘密负有保密义务。为了保护持有商业秘密企业的合法权益,企业与劳动者可以在劳动合同中约定保密条款,也可以单独签署保密协议。 保密义务是一种法定义务,用人单位没有义务定期向劳动者支付保密费用。保密义务的期限与商业秘密存续期限相同,即只要商业秘密一直存续,保密义务就可以始终附随。 企业与劳动者签订劳动合同时应约定需要保密的信息,包括: 01 界定哪些技术信息和经营信息属于商业秘密; 02 明确需保密的人员和保密的方式,以及保密的期限、违反保密义务的违约责任等; 03 除列举一般性的保密信息范围外,可以专门列举与该员工岗位相关的、企业重视的保密信息,也可以约定如果员工不确定某信息是否为保密信息,则应按保密信息处理,除非企业或上级明确说明不属于保密信息。 保密协议的签订只是用人单位保密体系中的一个环节,还可以考虑制定保密制度,进行保密培训等强化保密意识。对于重要的保密信息,应通过技术加密、控制信息知情人员范围等措施增加保密效果。 2.竞业限制约定 竞业限制是指用人单位与负有保密义务的劳动者约定在解除或者终止劳动合同后,劳动者不得到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务、有竞争关系的其他用人单位,或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。约定竞业限制条款是企业通过合同方式对劳动者就业权的一定限制,是企业保护自身商业秘密的手段。竞业限制与保密义务有关联,使用对象也有一致性,可以考虑一并约定在同一份协议中,对于重要人员也可以单独签订竞业限制协议。 竞业限制的约定具体而言包括: 01 竞业限制人员一般限于企业高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员,例如掌握客户信息的销售人员,可以视为“负有保密义务的人员”。对于比较低层的、没有技术含量也不掌握客户信息或其他商业秘密的人员一般没必要实施竞业限制。 02 对具体的竞业限制范围需要明确,可以列举重点竞争对手,必要时也可以限制竞业限制地域。 03 竞业限制的最长期限为2年。在解除或者终止劳动合同后,在竞业限制期限内企业按月给予劳动者经济补偿。 04 如果是员工入职或劳动合同履行中签署的竞业限制协议,则还需要考虑对在职期间的竞业限制也要作出约定,明确在职竞业限制没有额外补偿,同时应该约定违约责任。 (二)市场推广和广告合同中要约定的知识产权条款 广告是市场推广中常见的宣传方式。近年来,由广告宣传带来的知识产权侵权案件和纠纷频发。为了避免企业的声誉受到影响,企业在广告合同中应约定必要的知识产权条款,具体而言: 01 广告合同履行过程中产生的知识产权的归属问题应明确。广告合同一般会涉及广告制作、设计等方面的作品权利归属问题,应当明确约定上述权利的归属。通常情况下,广告主提供的广告内容、创意、设计等知识产权及收益应归广告主享有。建议在合同中明确约定:未经广告主书面同意,广告经营者、发布者不得擅自使用或者提供给任何第三方使用广告中涉及的内容。 02 应规定广告发布者在广告设计中不得使用未经授权的字体、图片及名称、商标等标识,广告中涉及专利产品或者专利方法的,应当标明专利号和专利种类。广告发布者应承诺发布的广告中不存在侵犯第三方知识产权的情形,并在合同中明确如若发生知识产权侵权,应由广告发布者承担赔偿责任及补偿由此对广告主带来的损失。 03 广告主提供相关品牌、著作权等知识产权的使用授权后,应要求对方规范使用商标、标识等知识产权信息,不得改变商标、标识、作品的使用样式。 (三)销售合同中要约定的 知识产权条款 在销售合同中需要嵌入必要的知识产权条款,约定各方当事人的权利和义务,避免合同履行过程中因知识产权引起纠纷。具体而言,在销售合同中通常应该约定如下知识产权条款: 01 对于产品销售中的具体事项(包括商务、财务、技术、产品信息等)应详细约定保密条款,包括界定哪些技术信息和经营信息属于商业秘密,明确需保密的人员和保密的方式,以及保密的期限、违反保密义务的违约责任等。 02 提供相关技术、品牌等知识产权的使用授权,并且要求对方不得超出授权范围使用,例如规定具体销售地域和销售产品,并要求对商标、名称、涉及专利号等标识信息规范使用。 03 明确知识产权侵权责任承担条款;如若发生侵权诉讼,生产方或供货方和销售方通常都会被列为共同被告,此时由哪方来主导应对侵权诉讼、具体的赔偿责任如何分担均应在合同中予以明确。 04 销售方有监控产品或服务是否被第三方侵权的义务;如若发现第三方侵权行为,应及时向生产方或供货方提供相关信息,看是否有必要提起诉讼,并就诉讼所产生的费用以及获得收益进行约定。 (四)技术委托开发或合作开发合同中要约定的知识产权条款 知识产权条款对技术委托开发或合作开发合同来说必不可少。企业在合同签订时应对知识产权成果的归属及其保护进行明确约定,避免后续出现知识产权权属纠纷,造成知识产权成果的流失。 01 应约定技术成果的权属。对于技术委托开发项目,如果未作约定,通常认为委托开发过程中所产生的专利、技术秘密等知识产权归受托方。实践中也有在合同中明确约定支付委托开发费用后,所对应的委托开发技术成果的知识产权归委托方所有的情形。为避免日后发生纠纷,建议委托方和受托方在合同中明确权利归属,具体以合同约定为准。对于合作开发项目,各方合作前需要对知识产权权属进行界定和约定,包括:合作前各方分别有哪些背景技术和已有专利;在合作开发过程中如可能有改进形成的新技术、专利或源代码等,合同中需要对合作开发中取得成果的权属进行明确约定,约定各方按份共有的还应该规定具体比例。如果约定权利为(有贡献方)共有,则可以进一步约定任何一方未经共有方同意不得将权利转让、抵押或授权他人使用等。为了保证合作开发的顺利实施,合作各方通常会相互许可使用背景技术和已有专利。 02 应约定保密条款。包括界定哪些技术信息和经营信息属于商业秘密,明确需保密的人员和保密的方式,以及保密的期限、违反保密义务的违约责任等。 03 明确知识产权担保条款。受托方或合作方应承诺交付的成果或开发过程中不存在侵犯第三方知识产权的情形,并在合同中明确如若发生知识产权侵权时的侵权责任承担。 04 明确后续知识产权的管理与维护事务及相关费用的承担。通常情况下,对于共有的知识产权,可以由知识产权管理制度较为完善、能力较强的一方承担后期管理与维护事务,但是可以要求另一方支付部分费用。一般情况下,各方都负有监控是否被第三方侵权的义务,如若针对第三方侵权行为提起诉讼,所有共有权利人应达成一致,并就诉讼所产生的费用以及获得收益进行约定。 (五)采购合同中要约定的 知识产权条款 在采购过程中,几乎所有的产品——从材料到外形,从结构到使用,从软件到硬件,从生产到操作——方方面面均可能涉及知识产权。因此,在采购合同中要约定知识产权条款,在促成合作的同时,最大限度地降低日后因为知识产权纠纷而影响企业商业利益的风险。为此,采购合同中至少应该约定如下知识产权条款: 01 针对供应商提供的产品以及相关生产过程,应约定获得供应商的相关技术、品牌等知识产权的授权,包括合理使用、组装以及销售或许诺销售的权利。 02 明确知识产权担保条款。要求供应商提供所涉物料的知识产权不侵权责任担保。实践中,一些处于优势地位的供应商可能会拒绝提供担保,或者要求更高的对价。建议明确如若发生侵权诉讼的责任承担,明确由哪方来主导应对侵权诉讼,并可以要求一旦发生诉讼由供应商提供技术支持。 03 如供应商提供的产品或服务中包含第三方知识产权,应要求供应商提供有关详情和使用限制(包括使用范围、使用期限等)以及其与第三方的许可使用合同或其他证明其可以合法使用的证据。 04 对于采购中的具体事项(包括商务、财务、技术、产品信息等)应详细约定保密条款,包括界定哪些技术信息和经营信息属于商业秘密,明确需保密的人员和保密的方式,以及保密的期限、违反保密义务的违约责任等。 (六)代工或贴牌合同中要约定的 知识产权条款 随着社会化大生产及全球化的推进,代工(original equipment manufacturer,OEM)/贴牌(original design manufacturer,ODM)生产模式已经被广泛采用。OEM和ODM的主要区别就在于OEM是由委托方提出产品设计方案,且被委托方不得为第三方提供采用该设计的产品;而ODM从设计到生产都由生产方自行完成,仅使用定作方的商标贴牌。为了更好地管理加工生产中的知识产权,避免日后产生知识产权纠纷,需要在OEM、ODM合同中至少约定如下知识产权条款: 01 规范双方交互提供的技术信息和商业信息。对于商务、财务、技术、产品信息等,应详细约定保密条款,包括界定哪些技术信息和经营信息属于商业秘密,明确需保密的人员和保密的方式,以及保密的期限、违反保密义务的违约责任等。 02 约定生产过程中产生的技术成果的权属。对于OEM模式,因为产品设计方案由委托方提供,可以约定过程中所产生的专利、技术秘密等知识产权归属于委托方。对于ODM模式,可以约定生产过程中所产生的相关知识产权为ODM厂商所有。以上仅是建议的权属约定方式,具体实践中双方可以根据各自的诉求具体约定。 03 侵权责任承担条款。具体规定如若发生侵犯第三方知识产权的情形时的侵权责任的承担方式。通常而言,如果委托方向生产厂商提供了技术或设计方案,则生产厂商的制造行为必然受委托方的控制并且产出或形成的产品也完全体现了委托方的意志,委托方应承担对应的侵权责任。如果定作方仅贴牌,应由生产厂商承担制造产品的行为产生的法律责任。 04 委托方应提供OEM/ODM厂商对生产过程中所涉及的相关技术及品牌的授权,在产品包装、产品说明书等上标注名称、商标或其他标识。但是应要求对方不得超出授权范围使用,例如规定具体销售地域和销售产品,并要求规范使用商标、名称等标识信息。
以下为第七章目录:
摘选自国家知识产权局知识产权保护司《企业知识产权保护指南》第七章,章节作者—郑娟娟。 了解《企业知识产权保护指南》详细内容,请点击左下角“阅读原文”。